Advocatuur en Mediation

Inbreuk op merkrecht. Beroep op uitputting niet onderbouwd.

Partijen zullen hierna Luxottica en [gedaagde] genoemd worden.
1De procedure
1.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:

-de dagvaarding van 30 januari 2018, met producties 1 tot en met 7;
-de conclusie van antwoord van 2 mei 2018, met producties 1 tot en met 3;
-het tussenvonnis van 13 juni 2018, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
-de akte overlegging aanvullende productie van Luxottica van 5 september 2018 met productie 8;
-de akte overlegging aanvullende productie van Luxottica van 5 september 2018 met productie 9;
-het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 5 september 2018.
1.2.Tijdens en na de comparitie van partijen hebben partijen gesproken over een minnelijke regeling. Op 3 oktober 2018 heeft Luxottica de rechtbank bericht dat een regeling niet is bereikt en verzocht vonnis te wijzen. Vervolgens is vonnis bepaald.
2De feiten
2.1.Luxottica drijft een onderneming op het gebied van design en vervaardiging van mode-, luxe- en sportbrillen. Tot de portefeuille van Luxottica behoren onder meer brillen van het merk Ray-Ban. Luxottica verkoopt haar producten in meer dan 150 landen via ongeveer 9.000 (geselecteerde) wederverkopers.
2.2.Luxottica is houdster van de volgende merken (hierna: de Merken):

2.2.1.het Beneluxwoordmerk RAY-BAN met registratienummer 0045710, gedeponeerd op 23 juli 1971 voor klasse 9, waaronder begrepen zonnebrillen en brillen;
2.2.2.het Uniewoord-/beeldmerk  met registratienummer 004934618, gedeponeerd op 2 maart 2006 voor klasse 9, waaronder begrepen zonnebrillen, brillen, etuis en etuis voor brillen;
2.2.3.het krachtens internationale registratie verkregen Uniewoord-/beeldmerk  met registratienummer 1079199, gedeponeerd op 4 maart 2011 voor klasse 35, waaronder begrepen het adverteren voor en verkopen van brillen;
2.2.4.het Uniewoordmerk “RAY-BAN” met registratienummer 016436396, gedeponeerd op 6 maart 2017 voor klasse 9, waaronder begrepen zonnebrillen en brillen;
2.2.5.het Uniewoord-/beeldmerk  met registratienummer 016555121, gedeponeerd op 4 april 2017 voor onder meer klasse 9, waaronder begrepen zonnebrillen, brillen, etuis voor brillen en zonnebrillen.
2.3.[gedaagde] heeft via een besloten Facebookgroep genaamd “Marktplaats zonder regels” Ray-Ban zonnebrillen (hierna: de Inbreukmakende Producten) te koop aangeboden, onder meer onder vermelding van de volgende teksten:

“Deze lente/zomer weer originele Rayban zonnebrillen verkrijgbaar vanaf €85. Nergens goedkoper. Meer dan 280 verschillende modellen!!! Diversen kleuren.” [Afkomstig van Facebookbericht d.d. 1 april 2017]
“Dames en heren deze lente/zomer weer originele Rayban zonnebrillen verkrijgbaar vanaf €80. Nu ook junior/kinder Rayban brillen voor €45. Nergens goedkoper. Meer dan 280 verschillende modellen!!! Diversen kleuren. Graag even een pb sturen." [Afkomstig van Facebookbericht d.d. 28 mei 2017]

“Dames en heren deze zomer nog exclusief verkrijgbaar Originele Rayban zonnebrillen. Keuze uit z’n 280 verschillende modellen en allerlei kleuren glazen. Aviator, Clubmaster, Wayfarer enz. Prijzen vanaf 65 dus leuk voordeel ten opzichte van de winkel.” [Afkomstig van Facebookbericht d.d. 21 september 2017 om 14:08 uur]
2.4.ACP Bedrijfsrecherche (hierna: ACP) heeft in opdracht van Luxottica een testaankoop verricht en de identiteit van Facebookgebruiker ‘ [naam gedaagde] ’ onderzocht. ACP heeft de resultaten van haar onderzoek neergelegd in een onderzoeksrapport van 9 november 2017. Daaruit blijkt onder meer dat de gebruikersnaam “ [naam gedaagde] ” op Facebook gelijk is aan de daadwerkelijke naam van de verkoper van de testaankoop.
2.5.Bij voormelde testaankoop zijn diverse foto’s gemaakt door ACP in opdracht van Luxottica. Luxottica heeft vervolgens een witness statementopgesteld met betrekking tot haar bevindingen op basis van die foto’s. In die verklaring is het volgende opgenomen:


2.6.Luxottica heeft [gedaagde] op 24 november 2017 gesommeerd om de inbreuk op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden. [gedaagde] heeft in reactie op deze sommatie de inbreuk betwist en het bij Luxottica aanwezige bewijs van de inbreuk opgevraagd. Op 4 januari 2018 heeft Luxottica de onder 2.5 bedoelde witness statement aan [gedaagde] gezonden, met het verzoek volledige rekening en verantwoording over alle in- en verkopen van de vermeend inbreukmakende producten af te leggen voor 12 januari 2018. [gedaagde] heeft vervolgens opnieuw de gestelde inbreuk betwist. Hij heeft geen rekening en verantwoording afgelegd. Luxottica heeft daarna nogmaals een sommatie verstuurd; ook daaraan is door [gedaagde] geen gehoor gegeven.
3Het geschil
3.1.Luxottica vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

i. i) [gedaagde] beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van de (in de dagvaarding gedefinieerde) Inbreukmakende Producten;

ii) [gedaagde] beveelt om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Luxottica schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen ingevolge artikel 129 lid 2 UMVo1 jo. artikel 2.21 lid 4 BVIE2 van:

a. de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die bij [gedaagde] per datum van het vonnis aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden;

b. de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die door [gedaagde] zijn ingekocht dan wel vervaardigd of die hij heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;

c. de door [gedaagde] intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen alsmede de door hem gehanteerde verkoopprijzen voor de Inbreukmakende Producten;

d. het totale bedrag van de door [gedaagde] als gevolg van de verhandeling van de Inbreukmakende Producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;

e. de bij [gedaagde] bekende namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de Inbreukmakende Producten betrokken (rechts)personen, waaronder de namen en adressen van alle leveranciers;

iii) [gedaagde] beveelt op eigen kosten zijn gehele eventuele voorraad Inbreukmakende Producten binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis op een door Luxottica te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan Luxottica af te geven;

iv) [gedaagde] veroordeelt voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder i), ii) en/of iii) bepaalde, aan Luxottica te betalen een dwangsom van € 500,- per dag (een gedeelte van een dag tot een hele gerekend), of € 250,- per Inbreukmakend Product, zulks ter keuze van Luxottica;
v) [gedaagde] primair veroordeelt tot afdracht van de genoten nettowinst ex artikel 129 lid 2 UMVo jo. 2.21 lid 4 BVIE, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding tot de dag van voldoening;

vi) [gedaagde] subsidiair veroordeelt tot schadevergoeding ex artikel 129 lid 2 UMVo jo. artikel 2.21 lid 1 jo. lid 2 sub a BVIE, bestaande uit de door [gedaagde] met zijn inbreukmakend handelen genoten winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding, tot de dag van voldoening;

vii) [gedaagde] veroordeelt in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening.
3.2.Luxottica legt aan deze vorderingen – naast voormelde feiten – het volgende ten grondslag.

3.2.1.[gedaagde] heeft inbreuk gemaakt op de Merken van Luxottica in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo. [gedaagde] heeft immers, bij het aanbieden van de Inbreukmakende Producten, tekens identiek aan de Merken gebruikt voor dezelfde producten en diensten als waarvoor de Merken zijn ingeschreven. [gedaagde] heeft voor dit gebruik van de Merken geen toestemming van Luxottica. Nu [gedaagde] geen onthoudingsverklaring heeft getekend en geen rekening en verantwoording heeft afgelegd, dient aan [gedaagde] een verbod om inbreuk te maken op de Merken van Luxottica te worden opgelegd.
3.2.2.Luxottica heeft voorts recht op de gevorderde rekening en verantwoording teneinde de omvang van de inbreuken te kunnen vaststellen. Tevens dient [gedaagde] de voorraad Inbreukmakende Producten op eigen kosten af te geven, zodat deze voorraad vernietigd kan worden.
3.2.3.Luxottica heeft recht op (primair) afdracht van de ten gevolge van het inbreukmakende gebruik van de Merken genoten winst en (subsidiair) schadevergoeding . Er is sprake van de voor winstafdracht vereiste kwade trouw aan de zijde van [gedaagde] . De subsidiair gevorderde schadevergoeding moet worden gebaseerd op de door [gedaagde] genoten winst als gevolg van zijn inbreukmakend handelen.
3.3.[gedaagde] voert gemotiveerd verweer. Hij beroept zich op uitputting van de merkrechten van Luxottica als bedoeld in artikel 15 lid 1 UMVo en 2.23 lid 3 BVIE, omdat de betreffende zonnebrillen volgens hem reeds door of met toestemming van Luxottica in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer waren gebracht. Hij voert daartoe aan dat hij al jarenlang zonnebrillen verzamelt en 28 exemplaren uit zijn verzameling te koop heeft aangeboden. Dat het zou gaan om 280 zonnebrillen, zoals vermeld in de Facebook-berichten, is onjuist. De ‘0’ was een typefout. De zonnebrillen die zijn aangeboden op de Facebook-pagina heeft hij (of zijn vriendin) gekocht bij officiële Ray-Ban verkooppunten, tijdens een vakantie op La Palma (7 stuks), een vakantie in Boedapest (6 stuks), een vakantie op Gran Canaria (5 stuks) en een vakantie in Griekenland (4 stuks). De aankopen zijn contant betaald en van die aankopen heeft [gedaagde] geen bonnen bewaard. Ook heeft hij er een paar kado gekregen (3 stuks). Dat sprake zou zijn van namaak zonnebrillen, zoals Luxottica stelt, wordt betwist. Luxottica onderbouwt dit alleen maar met een verklaring die zij zelf heeft opgesteld en die niet te controleren is, aldus [gedaagde] . Luxottica heeft op het verzoek van [gedaagde] om dit te bewijzen niet gereageerd. Zolang niet vaststaat dat er sprake is van namaak, moeten de vorderingen worden afgewezen.
3.4.Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.De ingestelde vorderingen hebben betrekking op gestelde inbreuk op de Uniemerken van Luxottica en gestelde inbreuk op een Beneluxmerk van Luxottica. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de Uniemerken is deze rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd om daarvan kennis te nemen nu [gedaagde] in Nederland woont (artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). Nu de inbreuk via internet plaatsvindt en dus ook in dit arrondissement, is de rechtbank voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE.

Merkinbreuk
4.2.Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde] zonnebrillen voorzien van de Merken heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden in Nederland. Daarmee heeft hij handelingen verricht die in beginsel inbreuk maken op de merkrechten van Luxottica op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo (voor de Uniemerken) en artikel 2.20 BVIE (voor de Beneluxmerken). [gedaagde] doet echter een beroep op uitputting.
4.3.De rechtbank stelt voorop dat [gedaagde] dient te onderbouwen en zo nodig te bewijzen, dat de door hem aangeboden zonnebrillen door of met instemming van Luxottica op de markt zijn gebracht in Europa3. [gedaagde] heeft betoogd dat de bewijslast ten aanzien van de vraag of Luxottica de zonnebrillen al op de Europese markt had gebracht voordat [gedaagde] ze via Facebook te koop heeft aangeboden, dient te worden omgekeerd en aldus bij Luxottica dient te rusten. De rechtbank verwerpt dit betoog, omdat een dergelijke omkering slechts in uitzonderlijke omstandigheden aan de orde kan zijn, met name indien er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten4. [gedaagde] heeft echter niet gesteld dat daarvan sprake is.
4.4.[gedaagde] heeft geen stukken overgelegd die zijn stelling ondersteunen dat Luxottica de betreffende zonnebrillen in de Europese Unie in het verkeer heeft gebracht. [gedaagde] stelt dat hij een groot deel van de zonnebrillen tijdens vakanties bij erkende Ray-Ban retailers heeft gekocht. De prijsstelling daarvan was lager omdat er sprake was van opheffingsuitverkoop en/of korting omdat hij een aantal brillen tegelijk kocht. [gedaagde] heeft deze stelling echter niet kunnen onderbouwen door het overleggen van de aankoopbonnen dan wel bankafschriften die betrekking hebben op deze aankopen. [gedaagde] heeft ter zitting verklaard dat hij dit ook niet kan onderbouwen, omdat hij geen bonnetjes van de (gestelde) vakantieaankopen heeft en niet beschikt over bankafschriften, omdat hij tijdens vakanties altijd alles contant betaalt. Nu [gedaagde] de gestelde vakantieaankopen niet kan bewijzen, is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde] geen geslaagd beroepop uitputting kan doen voor zover het de zonnebrillen betreft die [gedaagde] tijdens zijn vakanties zou hebben gekocht.
4.5.Daar komt nog bij dat Luxottica ter zitting specifieke kenmerken van de brillen en – met name – de foedraal en verpakking heeft getoond, die er op duiden dat sprake is van namaakbrillen. Ook heeft Luxottica gemotiveerd weersproken dat er ten tijde van de gestelde vakanties officiële Ray-Ban retailers op La Palma en Gran Canaria zijn geweest die opheffingsuitverkoop hielden (zoals [gedaagde] heeft aangevoerd). Dat [gedaagde] een verzamelaar van Ray-Ban zonnebrillen zou zijn, blijkt ook nergens uit. Van bijzondere exemplaren in die verzameling, oude social media berichten over die verzameling en dergelijke, is niets gebleken. Dat alles maakt de verklaring van [gedaagde] dat sprake zou zijn van een door de jaren heen opgebouwde verzameling niet erg geloofwaardig.
4.6.Ook ten aanzien van de zonnebrillen die [gedaagde] voor zijn verjaardag zou hebben gekregen, heeft [gedaagde] onvoldoende onderbouwd dat deze zonnebrillen door of met toestemming van Luxottica op de Europese markt zijn gebracht. Bij deze zonnebrillen ontbreken de aankoopbewijzen eveneens, evenals verklaringen van de gulle gevers. De rechtbank acht het met Luxottica onaannemelijk dat, indien een vriend een dure zonnebril cadeau doet, er ten behoeve van de garantie op die bril geen aankoopbewijs beschikbaar zou zijn. Het beroep op uitputting wordt ook ten aanzien van deze zonnebrillen verworpen.
4.7.Bij gebrek aan bewijs waaruit blijkt dat de door [gedaagde] te koop aangeboden zonnebrillen door of met toestemming van Luxottica in de EER in het verkeer zijn gebracht, staat de door Luxottica gestelde merkinbreuk vast. De vordering zoals weergegeven onder 3.1 sub i) wordt derhalve toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarop de inbreuk moet worden gestaakt wordt bepaald op 24 uur ter voorkoming van executieproblemen en het verbod ten aanzien van het Beneluxmerk tot dat territorium wordt beperkt.

Nevenvorderingen
4.8.Voor de primair gevorderde winstafdracht is vereist dat de Merken door [gedaagde] te kwader trouw zijn gebruikt. Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk en dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht5. In het onderhavige geval is het verweer van [gedaagde] en zijn onderbouwing daarvan aan te merken als bij voorbaat kansloos. [gedaagde] heeft de stelling van Luxottica dat er sprake is van namaakproducten enkel betwist zonder dat hij zijn betwisting heeft onderbouwd met enig (begin van) bewijs. Daarmee heeft [gedaagde] niet aangetoond dat de aangeschafte zonnebrillen van betrouwbare verkopers kwamen en dat zij voor een reële prijs zijn aangeschaft. Gelet op deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde] te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de Merken van Luxottica. De primair gevorderde winstafdracht (zie 3.1 sub v) en het doen van opgave (zie 3.1 sub ii) zijn daarmee toewijsbaar.
4.9.Nu de primair gevorderde winstafdracht wordt toegewezen, behoeft de subsidiair gevorderde schadevergoeding (zie 3.1 sub vi) geen bespreking meer. De vordering om te bepalen dat de winstafdracht nader bij staat opgemaakt dient te worden is niet toewijsbaar, omdat een schadestaatprocedure betrekking heeft op een schadevergoedingsverplichting, niet op een verplichting tot winstafdracht.
4.10.De gevorderde afgifte ter vernietiging wordt als niet bestreden toegewezen.
4.11.Gelet op de vastgestelde inbreuk en de toewijsbaarheid van winstafdracht en afgifte van de voorraad inbreukmakende producten, heeft Luxottica ook recht op en belang bij de gevorderde opgave van in- en verkoopgegevens.
4.12.Oplegging van de door Luxottica gevorderde dwangsom, als stimulans tot nakoming van het te geven bevel, is aangewezen. De gevorderde dwangsommen zullen evenwel worden gemaximeerd.

Proceskosten
4.13.[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Luxottica maakt op de voet van artikel 1019h Rv aanspraak op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Blijkens de door Luxottica overgelegde specificatie worden de door haar gemaakte proceskosten becijferd op een bedrag van € 8.497,81. Dit bedrag is als volgt gespecificeerd: € 6.951,50 Fee; € 213,99 Office expenses; € 206,80 Courier costs; € 325,- PI costs; € 86,95 Test purchase; € 87,97 bailiff costs en € 626,- Court fee. [gedaagde] heeft zich tegen een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv verweerd en gesteld dat het een zeer eenvoudige zaak is, waarop het liquidatietarief zou moeten worden toegepast. Voorts heeft [gedaagde] gesteld dat er naast de advocaatkosten andere kosten worden opgevoerd, die niet gespecificeerd en onderbouwd zijn. Deze kosten zijn volgens [gedaagde] dan ook niet toewijsbaar.
4.14.De onderhavige zaak kan worden aangemerkt als een zaak ter handhaving van merkrechten, waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. De rechtbank is van oordeel dat deze zaak kwalificeert als een ‘eenvoudige zaak’ in de zin van de Indicatietarieven6, niet als een zeer eenvoudige, niet bewerkelijke zaak waarop het liquidatietarief van toepassing is. [gedaagde] heeft met zijn beroep op uitputting de inbreuk immers inhoudelijk betwist, zodat niet gezegd kan worden dat het een zaak is die niet bewerkelijk is. Op grond van de Indicatietarieven is in een eenvoudige bodemzaak maximaal € 8.000,- advocaatkosten redelijk en evenredig. In dit geval zijn de opgegeven advocaatkosten, inclusief de gebruikelijke kantoorkosten, € 7.165,49, zodat vergoeding van deze kosten toewijsbaar is. Ook het opgevoerde bedrag van € 86,95 voor de testaankoop wordt toegewezen. In de als productie 4 overgelegde verklaring is immers vermeld dat er een testaankoop is gedaan voor dit bedrag en dit is door [gedaagde] ook niet bestreden. Met [gedaagde] is de rechtbank evenwel van oordeel dat de posten ‘Courier costs’ en ‘PI costs’ door Luxottica niet zijn onderbouwd, zodat die posten niet voor toewijzing in aanmerking komen. Als deze twee laatstgenoemde posten van de specificatie worden afgetrokken, resteert er een bedrag van € 7.961,01 inclusief de opgevoerde deurwaarderskosten (€ 82,57) en griffierechten (€ 626,-). Dit bedrag wordt toegewezen. De gevorderde wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis zal als onbestreden worden toegewezen.

« Nieuws overzicht